Slider

Merkrechten overdragen, mag dat? Alles wat u moet weten

Kunt u zomaar uw merkenrecht overdragen? Wij leggen het graag uit.

Publication

Merkrechten overdragen, mag dat? Alles wat u moet weten

Indien u de eigenaar bent van een merk, dan moet u zorgen dat het merk op de door u gewenste naam staat ingeschreven in de betreffende merkenregisters. Alleen dan bent u de eigenaar van dat merk. Maar, wat nu als u het merk niet meer gebruikt, het merk graag wilt verkopen of om een andere reden de merkrechten wenst over te dragen? Kan dat en, zo ja, hoe werkt dat dan? We vertellen u er in deze blog alles over.

Is het mogelijk om mijn merkrecht over te dragen?

Het antwoord op deze vraag is een volmondig ja. Het is absoluut mogelijk om uw merkrecht over te dragen aan een ander. Het is wel belangrijk om rekening houden met de wetgeving die hierop van toepassing is. Daar vertellen we u straks meer over.

Redenen om merkrecht over te dragen

In de inleiding werd al kort benoemd waarom u wellicht een merkrecht over zou willen dragen. In de praktijk komen die redenen vaak neer op één van de onderstaande twee redenen om een merk over te dragen.

  • Een merk verkopen: Eén van de meest simpele redenen om ervoor te kiezen om een merk over te dragen is wanneer u het merk verkoopt aan een ander. Merken bouwen na verloop van tijd waarde op. Wanneer de eigenaar van het merk dan besluit om deze waarde om te zetten, bijvoorbeeld omdat hij het opnieuw wil investeren, kan het merk worden verkocht.
  • Overdragen naar een andere rechtspersoon: Het kan ook zijn dat u het merk wilt behouden, maar dat u dit wilt overdragen aan een andere rechtspersoon. Wanneer u het bedrijf dat als rechtspersoon eigenaar is van uw merk verkoopt, bijvoorbeeld, kan het zijn dat u het merk wilt overdragen aan een andere eigen onderneming. Zo behoudt u uw merk, maar kunt u het bedrijf zelf wel verkopen.

Slechts een deel overdragen

Een gedeeltelijke overdracht van een merkregistratie is eveneens mogelijk. Wanneer er bijvoorbeeld verschillende producten en diensten onder één merkregistratie vallen komt dit weleens voor. De merkhouder kan dan verkiezen om de merkrechten voor een deel van die producten en/of diensten over te dragen en de rechten voor de rest te behouden.

Hoe werkt de overdracht van merkrecht?

Wanneer u een merkrecht wilt overnemen of overdragen, doet u dit door een overeenkomst op te stellen. Deze overeenkomst is een zogeheten akte van overdracht. Zowel de huidige als de nieuwe eigenaar van de merkrechten dienen deze overeenkomst te ondertekenen, waarmee de overdracht in feite meteen is afgerond. Er zijn uiteraard verschillende regels waar deze akte van overdracht aan moet voldoen.

Hierbij moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het rechtsgeldige gebied. Een merkregistratie geldt namelijk vrijwel altijd voor een specifiek gebied. In veel gevallen is dit een specifiek land of een territoir zoals de Benelux of de Europese Unie. Wanneer een merkrecht wordt overgedragen, moet dit voor het gehele gebied gebeuren waarvoor de registratie staat. Indien in de overeenkomst staat dat het merk voor alleen het Nederlandse rechtsgebied wordt overgedragen, terwijl de registratie voor de Benelux is vastgelegd, dan is de overeenkomst niet rechtsgeldig.

Echter, zoals hierboven vermeld, is iemand pas eigenaar van een merk als die persoon of rechtspersoon ook staat ingeschreven als eigenaar in het betreffende merkenregister. Daarom moet na de ondertekening van de akte van overdracht nog een actie plaatsvinden. Wij moeten namelijk de overdracht laten aantekenen in het betreffende merkenregisters voor de overgedragen merkregistraties. Hiervoor stellen wij conform de geldende wetgeving een verzoek tot aantekening van de overdracht op en deze dienen wij in bij het betreffende merkenregister samen met een afschrift van de akte van overdracht.

Aangezien een merkenregister een openbaar register is, gebruiken wij daartoe meestal een akte van overdracht waarin geen vertrouwelijke gegevens staan, maar alleen de strikt noodzakelijke gegevens. In sommige landen moet er ook een door de nieuwe eigenaar ondertekende volmacht worden ingediend en dienen de documenten vooraf nog van legalisatie of apostille te worden voorzien.

Hoe zit het bij een naderend faillisement?

Uiteraard mag u niet vlak voor een naderend faillissement nog even snel uw merkregistraties op een andere rechtspersoon zetten. Dat is onrechtmatig en heet in juridische vakjargon een Actio Pauliana. Voor “paulianeus” handelen, kunt u als bestuurder van een rechtspersoon (zelfs in privé) aansprakelijk worden gesteld. Absoluut niet doen dus, ook niet in tijden van Corona!

Wij ondersteunen u graag

De betreffende Benelux wetgeving met betrekking tot merkenoverdracht is terug te vinden onder artikel 2.31 in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Deze beschrijft dat de overdracht van een merk mogelijk is. Daarnaast kent ook de Uniemerkenverordening een vergelijkbare bepaling. Hier kunt u dus eventueel terecht voor de exacte regels bij het overdragen van merkrechten.

Daarnaast kunnen wij u bij Merkenbureau Bouma uiteraard ook van dienst zijn in een dergelijk proces, of wanneer u nog vragen heeft omtrent het overdragen van merkrechten. Neem in dat geval gerust contact met ons op!

Contact